Marchi collettivi e di certificazione – novità importanti

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Il D.Lgs. n. 15/2019 ha introdotto importanti novità in materia di marchi d’impresa, modificando la previgente disciplina del marchio collettivo, distinguendolo in marchio collettivo e marchio di certificazione.
Entro il 23 marzo 2020, tutti i titolari di marchi collettivi registrati sulla base della normativa antecedente il D.Lgs. 15/2019, qualunque sia la data di scadenza del titolo di interesse, devono necessariamente indicare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, pena la decadenza del marchio, se intendano optare per la sua classificazione in marchio collettivo come specificato nella nuova disciplina ovvero in marchio di certificazione
Marchio collettivo
L'art. 11 del Codice della proprietà industriale definisce i soggetti legittimati a ottenere la registrazione del marchio collettivo, con facoltà di concedere in uso il titolo a produttori e commercianti, individuandoli nelle persone giuridiche di diritto pubblico e nelle associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, con esclusione delle società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata).
Prevede, inoltre, la necessità di allegare alla domanda di registrazione i regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, in conformità ai requisiti indicati dalla nuova normativa.
In deroga ai principi generali relativi alla capacità distintiva, stabilisce che il marchio collettivo possa anche consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi, precisando che qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione abbia diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti del regolamento e non vi sia rifiuto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Marchio di certificazione
L’art. 11 bis del Codice della proprietà industriale, introdotto dal d. lgs. 15/2019, definisce i soggetti legittimati a ottenere la registrazione del marchio di certificazione, con il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi,individuandoli nelle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità e organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
Prevede inoltre la necessità di allegare alla domanda di registrazione i regolamenti concernenti l’uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni, in conformità ai requisiti indicati dalla nuova normativa.
In deroga ai principi generali relativi alla capacità distintiva, stabilisce che il marchio di certificazione possa anche consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi, a condizione che non vi sia rifiuto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Conversione dei marchi collettivi in corso di validità in marchi collettivi nuova normativa o in marchi di certificazione
Ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 15/2019, tutti i marchi collettivi in corso di validità, registrati sulla base della normativa antecedente il D. Lgs. n. 15/2019, dovranno essere convertiti entro il 23 marzo 2020, pena la decadenza del titolo, in marchio collettivo (nuova normativa) o in marchio di certificazione. Nel caso di rinnovo di marchi collettivi con scadenza antecedente al 23 marzo 2020, la conversione dovrà essere richiesta entro i termini previsti per le domande di rinnovo di cui all’art. 159 del D. Lgs. n. 30/2005 (cioè mese del primo deposito + 6 mesi di mora.
La conversione deve avvenire attraverso il deposito di una nuova domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione, fermo restando le modalità di deposito possibile (telematica, cartacea, postale) avendo cura di indicare nel campo note (1.8) la seguente dicitura “Conversione in marchio collettivo (o di certificazione, a seconda dei casi), così come definito dal decreto legislativo 15 del 20 febbraio 2019, del marchio avente numero di domanda (inserire il numero di deposito del marchio collettivo registrato secondo la normativa antecedente il D.lgs. 15/2019; nel caso di marchio collettivo già rinnovato, inserire il numero dell’ultima domanda di rinnovo)”,
Unitamente all’istanza di conversione andrà allegato il regolamento previsto per il marchio nel quale il precedente è stato convertito, secondo le disposizioni degli articoli 11,  11bis e 157 del D.Lgs. 30/2005).
La conversione prevede il pagamento di € 337,00 di Tasse di concessione governative, come prevede l’art. 33 co.3 del D. Lgs. 15/2019.
I dieci anni di tutela del marchio decorreranno dalla data di deposito della domanda di conversione, ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato ai sensi della normativa previgente.
Per la conversione, pertanto il titolare del marchio dovrà scegliere, anche per la rinnovazione , la modalità PRIMO DEPOSITO seguendo la procedura informatica disponibile sul portale (http://servizionline.uibm.gov.it) ovvero utilizzare la modulistica appositamente predisposta per il deposito cartaceo e postale reperibilie sul sito Link dell’UIBM.
Documentazione da presentare
In tutti tre i casi (deposito telematico, cartaceo o postale) dovrà essere presentata le seguente documentazione:
  • modulo di domanda e relativi eventuali fogli aggiuntivi (link al sito dell’UIBM), stampati su foglio formato A4 (una sola pagina per foglio, non fronte-retro) e firmati dal richiedente in originale negli appositi spazi;
  • modulo del consenso al trattamento dei dati personali, firmato dal richiedente in originale;
  • Regolamento concernente l’uso del marchio collettivo o regolamento concernente l’uso del marchio di certificazione, firmati dal richiedente in originale a lato di ogni pagina e al fondo dell’ultima;
  • 1 esemplare del marchio da inserire nell'apposito spazio del modulo di domanda;
  • 1 esemplare del marchio da stampare su foglio formato A4;
  • delega, firmata dal richiedente in originale, e fotocopia del documento d'identità, nel caso in cui la domanda non sia presentata personalmente dal richiedente (il modulo di domanda e gli eventuali fogli aggiuntivi dovranno comunque essere firmati dal richiedente in originale negli appositi spazi);
  • diritti di segreteria pari a € 40,00 per la domanda;
  • diritti di segreteria pari a € 3,00 per l’eventuale copia conforme;
  • 1 marca da bollo ordinaria da € 16,00 ogni 4 pagine per la domanda;
  • 1 marca da bollo ordinaria da € 16,00 ogni 4 pagine per l’eventuale copia conforme;
  • tassa di concessione governativa pari a € 337,00 (al momento della presentazione della domanda l'ufficio fornisce all'utente il modello F24 per effettuare il versamento; la data di deposito coinciderà con la data di pagamento della tassa di concessione governativa, momento a partire dal quale avrà decorrenza la tutela legale).
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Ultimo aggiornamento: 14/01/20

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